美国商标法新发展

相似程度在判断商标淡化中的地位——评Levi's诉Abercrombie案,在先商标与在后商业标识之间的相似程度在传统的商标侵权判断中起到关键的因素，这对于是否造成相关消费者的混淆具有至关重要的地位。

而在商标淡化中，混淆并不是商标侵权行为的判断条件，在先商标与在后商标的相似程度并不需要以混淆作为检验标准。通常来说，淡化中的商标相似程度也应该比混淆情况下的商标相似程度所要求的门槛相对较高，那么判断淡化所需要的相似程度是在商标权的权利扩张环境下产生的新问题。

一、Levi’s诉Abercrombie案基本案情

Levi's公司是赫赫有名的牛仔裤品牌的公司，自19世纪80年代开始它就生产和销售牛仔裤，其牛仔裤的后裤袋上缝有一个连接在一起的双弧形设计，称为“Arcuate”设计，Levi's公司也早对该设计注册了商标。带有“Arcuate”设计的牛仔裤在过去的30年里占据了Levi's公司超过95％的收入，大约500亿美元。

在2006年，Abercrombie公司开始在其生产的牛仔裤后上使用缝线的弧形设计，称为“Ruehl”设计，其也是由两个弧形组成，中间由一个“dipsy doodle”曲线(类似于表示无限的数学符号)连接，该弧形设计的位置相对于“Arcuate”设计在后裤袋上较低。

在2007年，Levi's公司在美国加州北部地区法院提起诉讼，其中就包括了商标淡化的诉因。但地区法院认为，“Arcuate”设计与“Ruehl”设计没有“相同或几乎相同”(“identical or nearly identical”)，因此Abercrombie的行为并不构成商标的淡化。于是，Levi's公司上诉至联邦第九巡回上诉法院，上诉法院2011年2月8日作出判决，否定了“相同或几乎相同”标准，并明确相似程度仅仅是判断的商标淡化的因素之一，该案因此发回地区法院。

 二、美国曾以“相同或几乎相同”标准作为判断商标淡化的必要条件

1927年，Frank Schechter教授在他的论文《商标保护的原理基础》[2]中将商标的淡化理论从德国引入美国。在20多年后，美国各州才纷纷开始对商标的淡化予以规定，商标的淡化理论也长期处于州的层面，而淡化的保护高度在各州层次不齐。[3]在1995年，美国国会通过了《联邦商标淡化法案》(“FTDA”)，该法案将“淡化”定义为“降低驰名商标区分和分辨商品或服务来源的能力”。

但是，FTDA只对商标如何构成驰名商标给出了一些判断因素，并没有对淡化中的商标相似程度予以规定，因此，相似程度的标准只能交由法院在案件中对其进行把握。 “相同或几乎相同”标准最早出现在联邦第九巡回上诉法院对2002年的Playboy诉Welles案[5]的判决书中。

在该案中，原告花花公子公司将“Plavmate of the Year”注册为商标，被告Welles小姐在网站上使用了其英文缩写“PMOY”，上诉法院在给地区法院指导意见时指出：“由于‘Plavmate of the Year’与‘PMOY’之间并不相同或几乎相同，所以使用‘PMOY’的行为并不构成淡化。”对于该“相同或几乎相同”标准的形成，其实际上来源于联邦第八巡回上诉法院在1999年Luigino’s诉Stouffer案中对于著作《McCarthy论商标和反不正当竞争》引用：“要证明商标淡化中的弱化，两个商标必须至少具有足够的相似度，以致于这两商标的目标客户群体在一定多数的情况下将这两个商标视为实质相同的。”

在Playboy案之后，法院基本就确定了“相同或几乎相同”标准是判定商标淡化的必要前提。在2002年的Thane诉Trek Bicycle案中，其涉案的两个商标是“Trek”和“OrbiTrek”，第九巡回上诉法院再次适用了“相同或几乎相同”标准而否定了商标淡化的诉因，其中指出：“‘相同或几乎相同’的要求符合成文法的语义(从成文法语义中得出判断商标淡化的四部标准)和成文法的立法历史及其目的。”

三、Levi's案明确了相似程度仅是判断商标淡化的因素

在2003年的Moseley诉V Secret Catalogue案[12]中，美国最高法院严厉地限制了淡化理论的扩张。法院认为，根据FTDA的用语，商标淡化需要以“实际淡化”作为要件，而不仅仅是“淡化可能性”。[13]主要针对美国最高法院的这一判决，美国国会在2006年制定了《商标淡化修订法案》(“TDRA” )，明确取消了最高法院对商标淡化的这一限制，改用“淡化可能性”作为商标淡化的前提，其还对淡化中的弱化给予相对详细的规定：“在判断商标或商业名称是否可能导致弱化，法院可以考虑以下相关因素：

1、商标或商业名称与驰名商标的相似程度；

2、驰名商标所具有的固有显著性或获得显著性程度；

3、驰名商标的权利人实质性地对商标独占使用的程度；

4、驰名商标的认可程度；

5、商标或商业名称使用人是否主观上想要将其与驰名商标建立联系；

6、任何商标或商业名称与驰名商标之间存在的实际联系。”

在Levi's案中，第九巡回上诉法院对TDRA的规定进行文义解释，来证明TDRA废除了“相同或几乎相同”标准。

首先，对于15 U．S．C．§1125中(c)(1)的规定了“驰名商标权利人有权禁止他人使用导致淡化的‘一个’(‘a’)商标或商业名称”，法院指出，该规定对于修饰在后商标时使用冠词“a”而非冠词“the”，如果成文法要维持“相同或几乎相同”标准，应该规定权利人有权禁止他人使用这个(“the”)商标，冠词“a”的使用表明TDRA没有采取这一标准。

其次，对于(c)(2)(B)的规定(即对判断弱化因素的规定)，国会并没有要求商标的“完全相同”或“几乎相同”作为判断淡化的前提，其中使用了“相似性”(“similarity”)一词就表明了“相同或几乎相同”不是判断商标淡化的最低门槛，国会只是希望商标的相似性仅是判定淡化的首要因素，而不是将某种程度的相似性作为判断淡化的必要前提。

Levi's案的判决书还引用了联邦第二巡回上诉法院对Starbucks诉Wolfe’sBorough Coffee案的结论，该案所涉及的“Starbucks”和“Charbucks”两商标显然也无法达到“相同或几乎相同”标准，与第九巡回上诉法院类似，第二巡回上诉法院在TDRA制定前采用“实质性相似”作为判断商标淡化的前提，但第二巡回上诉法院也在该案中根据TDRA的规定否定了“实质性相似”作为商标淡化前提的做法。

需要指出的是，虽然相似程度并不必然达到“相同或几乎相同”的要求，仅是判断淡化的因素之一，但这并不否认相似程度在判断淡化中其至关重要的作用。在没有达到相同或几乎相同的情况下，使在后商标与驰名商标建立联系从而弱化驰名商标的显著性的情况应该是比较罕见的，法院也应比较慎重认定不存在实质性相同情况下所构成的商标淡化。著名商标法学者Gilson教授在她的著作《Gilson论商标》中也指出：“虽然第二和第九巡回法院正确地根据联邦淡化法废弃了认定对驰名商标构成淡化中的‘相同或几乎相同’标准，但是下级法院并不能据此就将商标的相似性不作为淡化案件中的关键因素。

当驰名商标和在后商标不具有实质性相似的情况下而构成淡化，这具有很低的可能性。”当然，Levi’s案的判决也防止了法律的僵化适用，毕竟仍然可能存在不具有实质性相似情形下构成商标淡化的情形，如果一概严厉适用“相同或几乎相同”的高标准，也不利于对商标权人的保护。

四、结语 Levi's案的判决

体现了商标淡化理论的不断完善，这背后蕴含的是法律的效率性和公平性之间的抗衡，虽然“相同或几乎相同”标准具有较好的操作性，而将相似程度作为判断因素在一定程度上降低了法律的可预测性，但这更符合商标权人与公众之间的利益平衡，为驰名商标权利人的救济提供了更具有弹性的空间。也有人指出，Levi’s案对商标淡化的认定带来了模糊性，缺乏对商标淡化中相似程度的一个确定的门槛可能会引发更多的潜在诉讼，但这实际上也是法律本身所必须完善的一个过程，商标淡化理论的发展本身处于起步阶段，判断商标淡化中对相似程度的把握也会在更多的案例中逐渐清晰。