“上专”商标注册不需求经过修法处理

近日，北京学问产权法院作出(2015)京知行初字第34316号行政判决，维持了商标局对上海专利商标事务一切限公司提出的“上专”商标注册申请不予受理的决议。其中的说法“司法机关的职责在于适用法律，而非制定法律……至于相关法律规则能否妥当，应否修正，则属于立法机关的权限范围，并非司法机关的职责”掷地有声，被引见这个判决的人特地拿出来放在判决原文的前面，让我不由举起双手准备喝彩。

但认真读完这个判决书之后，却发现用于商标代理效劳的“上专”商标注册并不需求经过修正法律来处理。假如本着仁慈的意愿，以立法目的为指引，参考多种解释办法去解释相关的法律条文，这个商标的注册基本不存在法律上的障碍。假使北京学问产权法院想经过本人对法律做出的错误解释，来逼迫《商标法》歧视商标代理机构这一不妥当的规则尽快得到修正，那么，虽然我不同意选择这样的方式，也绝对认可其动机的仁慈。

一、“上专”商标申请案的根本

事实依据北京学问产权法院的一审讯决认定的事实，上海专利事务所成立于1984年，是中国第二个涉外专利代理机构。该所1993年更名为上海专利商标事务所，2004年变卦为如今的称号。该机构自其成立至今，在业界不断被称为上专所。上专所《企业法人停业执照》载明的运营范围是：为中外客户提供专利代理、商标代理、著作权代理及其他学问产权维护代理效劳、学问产权方面的法律咨询、法律事务效劳及学问产权法律、法规的培训。

2014年8月25日，上专所向商标局提出注册“上专”商标的申请，指定运用效劳为第45类：学问产权咨询、学问产权代理、学问产权答应、法律研讨、诉讼效劳、计算机软件答应(法律效劳)、为法律咨询目的监控学问产权、个人背景调查、学问产权评价、学问产权研讨、学问产权调查。

2015年2月4日，商标局发出《商标注册申请不予受理通知》，以为上专所申请的“上专”商标的运用范围不在其代理效劳的范围之内，不契合《商标法》第19条第4款等有关规则。一审讯决以为，“文义解释是法律解释的起点和终点，其他解释都需以文义解释为根底。假如文义解释的结论是独一且毫无疑义的，且不会形成体系抵触，则准绳上应采用文义解释的结论。”

而“诉争商标指定运用的效劳为第45类：学问产权咨询；学问产权代理；学问产权答应；法律研讨；诉讼效劳；计算机软件答应(法律效劳)；域名注册(法律效劳)；为法律咨询目的监控学问产权；个人背景调查；学问产权评价；学问产权研讨；学问产权调查，上述效劳内容显然并不属于商标代理效劳的内容，因而，诉争商标属于《商标法》第十九条第四款规则不予注册的情形。”于是，对商标局的决议予以维持。

二、关于“商标代理机构”《商标法》第19条第4款的规则是：“商标代理机构除对其代理效劳申请商标注册外，不得申请注册其他商标”。上专所是商标代理机构，关于这一点并没有争议。但是，能否可以以为上专所只是地道的商标代理机构呢？答复恐怕能否定的。从上专所的运营范围上看，他们从事的业务并不只限于商标代理，还包括专利代理和其他法律效劳。所以，上专所是商标代理机构的同时，也是专利代理机构和提供其他法律效劳的机构。依据这样的事实，上专所不应当成为《商标法》第19条第4款限制的对象。由于，关于专利代理机构和提供其他法律效劳的机构可注册商标的商品和效劳品种范围，商标法并没有停止限制。

三、用不同的办法解释“代理效劳”

法律解释的办法包括文义解释、体系解释、目的解释、历史解释、社会学解释等。解释法律就是要说分明法律条文到底规则了哪些内容，因而，在一切的解释办法中，文义解释是最根本、最常用的办法，是运用其他办法停止法律解释的根底。关于法官这个职业群体来说，强调文义解释，关于他们表达对法律的忠实、遵守司法独立以及强化法治国的理念，都有严重价值。只要当法律自身的规则并不明晰，或者关于法律条文的语义有争议时，才要运用其他的解释办法。

关于《商标法》第19条第4款中“代理效劳”的含义，上专所、商标局、北京学问产权法院，以及西南政法大学等研讨机构给出了不同的解释。鉴于这一条款曾经惹起理解释上的抵触，下面我用不同的办法对它停止解读。

(一)文义解释

文义解释的根本请求是，不允许在解释法律规则时解释出法条自身明白不包含的内容。

“商标代理机构除对其代理效劳申请商标注册外，不得申请注册其他商标。”这是只针对商标注册的申请，不针对注册商标的受让。而《商标法施行条例》第87条规则，“商标代理机构申请注册或者受让其代理效劳以外的其他商标，商标局不予受理”，就把受让也归入制止的范围，就很明白地超出了法律原文的含义。

关于国度机关之外的民商事主体来说，法不由止即可行。依照文义解释，《商标法施行条例》的规则使得《商标法》并不由止的行为成了不可行的行为，就与法律的规则相抵触。法院即便无权撤销这个《条例》，也不应当在判决中适用。从实质上讲，这倒是像法官在这个案件的判决中所说的，在修正法律之前不能制止；要制止商标代理机构受让与代理业务无关的商标，只要经过修正立法。

下面我们看“代理效劳”的含义。

依照《商标法》第19条第4款的规则，代理机构申请注册的商标只能用于其代理效劳。依照该法第22条第1款的规则，“商标注册申请人应当按规则的商品分类表填报运用商标的商品类别和商品称号，提出注册申请”。这个分类表就是《相似商品和效劳辨别表》。但是，《辨别表》中并不存在“代理效劳”这个效劳称号。这样，就形成了“代理效劳”指向不明。

那么“代理效劳”到底是指什么？包含哪些效劳内容？既然法律文本的语义指向不明，就一定得借助其他解释办法停止解释。

(二)体系解释

毫无疑问，《商标法》并不只要第19条第4款这一个条款，而是由多个条文构成。商标法第4条第1款规则，“自然人、法人或者其他组织在消费运营活动中，对其商品或者效劳需求获得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。” 这个规则赋予了每个运营者为本人提供的商品或效劳申请注册商标的权益。假如关于第19条第4款的解释使得商标代理机构不能在某些效劳上申请自用的商标，就会与这种权益相违犯。

另外，新中国的商标法最早是为了顺应变革开放的需求而制定的，后来我国又参加了《巴黎条约》和世界贸易组织。因而，依据国际法上的义务，我国的法律规则必需契合《巴黎条约》和《与贸易有关的学问产权协议》的请求。

《巴黎条约》第7条规则，“运用商标的商品的性质决不应成为该商标注册的障碍”。《与贸易有关的学问产权协议》第15条第4款也规则，“商标所适用的商品或效劳的性质在任何状况下，均不得构成对商标注册的障碍”。每个运营者为本人提供的商品或效劳申请注册商标的权益，在这两个国际法律标准中，都得到了保证。

假如依照我国的《商标法》，商标代理机构不能为本人提供的某些效劳获得商标注册，那么我国的商标立法就违犯了国际条约的请求。依照我国曾经依照国际条约的请求修正了不维护非法作品著作权的先例，我们又要由于同样的缘由修正商标法了。所以，只需存在可能，只需不与法律条文的文义存在不可防止的相抵触，我们就不能做出这样的解释。

因而，依照《商标法》自身和相关国际条约的请求，从法律体系的统一上看，应当防止做出使任何市场主体因本人的业务性质而不能获得商标注册的解释。既然从语义上看“代理效劳”指向不明，并不能把个人背景调查等法律效劳扫除在“代理效劳”之外，就不能认定上专所无权在这些效劳上申请商标注册。

(三)历史解释和目的解释

解释《商标法》第19条第4款，还必需理解2013年第三次修订《商标法》时，参加这个规则的背景和目的。

当年修法时思索的社会背景是：商标注册自身成了一种能够谋利的运营业务。很多公司，包括一些商标代理机构，依托在专业学问、技艺、信息等方面的优势，去注册了不少并没有打算真的要运用的商标，囤积起来，特地用于转让或维权，以谋取合理利益，对市场竞争次序产生了不良的影响。

为了防止商标抢注和囤积现象继续大量地涌现、减少注册申请人没有运用商标的企图而申请注册商标，这次修正《商标法》时为了强调真实运用的企图，把老实信誉准绳作为一项根本准绳写进了商标法，成为《商标法》第7条第1款。同时，也参加了“商标代理机构除对其代理效劳申请商标注册外，不得申请注册其他商标”的规则，目的还是为了贯彻老实信誉准绳，强调申请注册商标要有真实运用的企图。

前面提到的《商标法施行条例》中，制止商标代理机构受让其代理效劳以外的其他商标的规则，普通以为契合倡导老实信誉的立法本意。所以，固然这个规则与《商标法》的规则并不相符，但是，到如今并没有听说谁要应战这个规则。

在这里，我想强调的是，对没有真实运用企图的商标注册申请核准注册是违背老实信誉准绳，对有真实运用企图的商标注册申请不予核准注册，也是违背老实信誉准绳。回绝对上专所曾经在本人提供的效劳中真实运用的或者打算自用的商标核准注册，不但对维护老实信誉准绳没有任何协助，而且还是对这一准绳的毁坏。一审讯决对的第19条第4款解释完整违犯了把它写进《商标法》的目的，与商标立法促进市场经济开展的目标也是相左的。

(四)社会学解释

对法律的解释，既要尽量契合立法者想表达的原本意义，又要让法律的适用可以到达立法者想要到达的社会效果。一个法律标准通常包括行为形式和法律结果两个方面。规则某种行为应当在法律上产生某种结果，是立法者要到达某种社会效果的手腕。而立法者想要到达的社会效果自身，应当是尊重人性、契合社会仁慈习俗、有利于社会进步的。

解释商标法、反不合理竞争法等以标准市场竞争次序为目的的法律，要从能否有利于市场经济开展的角度停止，要思索到对市场竞争和产业开展的影响。只需没有明白地违犯法律条文的语义，没有违犯立法文件中披露的立法目标，没有损伤法律条文及各部法律之间的统一性，就应当把法律解释成契合民意、反映客观规律的良法，以到达预期的社会效果。

商标局在本案的辩论中，以为上专所指定运用商标的效劳应当限定于《相似商品和效劳辨别表》第45类第06相似群“法律效劳”，而不能包括属于第45类第01相似群“平安效劳”的“个人背景调查”。从判决书中触及的辩论内容上看，商标局并没有主张上专所不能申请注册用在学问产权咨询、学问产权代理等效劳上的商标。据此，商标局认可的“代理效劳”是指《辨别表》中的第4506相似群“法律效劳”，商标局与上专所之间争的只是“上专”商标能否注册在第4501相似群“平安效劳”中的“个人背景调查”上。

当然，由于法律效劳包括失职调查和资信调查，我以为固然个人背景调查与其他法律效劳不在一个相似群，但是这种效劳也能够成为法律效劳的一局部，且在《辨别表》中与法律效劳属于同一效劳类别。鉴于《辨别表》只是辨别不同商品和效劳的参考，并不排挤商品和效劳之间逾越不同相似群和不同类别的近似和关联，既然个人背景调查能够是法律效劳的一局部，就应当允许上专所注册。

但是，依照北京学问产权法院的主张，商标代理机构不能注册的效劳范围远远超越了商标局认定的范围。判决认定学问产权咨询等效劳“显然不属于商标代理效劳的内容”，这真让人有些摸不着头脑。

我们看一下判决书中援用的法规。《商标法施行条例》第83条规则，“商标法所称商标代理，是指承受拜托人的拜托，以拜托人的名义办理商标注册申请、商标评审或者其他商标事宜”。《商标代理管理方法》第6条规则，“商标代理组织能够承受拜托人拜托，指定商标代理人办理下列代理业务：

(一)代理商标注册申请、变卦、续展、转让、异议、撤销、评审、侵权投诉等有关事项；

(二)提供商标法律咨询，担任商标法律参谋；

(三)代理其他有关商标事务”。这里有“代理其他有关商标事务”的兜底规则，是十分必要的。商标代理机构接触的客户需求是多种多样的。这些需求，只需不违背法律，都应当被尽量满足。

而本案的一审讯决关于法条中“代理效劳”的认定则过于狭窄。假如学问产权咨询这样的效劳不能被包含到代理效劳中去，那么，恐怕只要像递交商标申请文件等需求用客户的拜托书才干办理的事情，才属于代理效劳了。可惜的是，商标注册用的《相似商品和效劳辨别表》中，并不会把“递交商标申请文件”之类详细的效劳内容，列为一种效劳的称号。

从社会效果上看，一审讯决的认定会使商标事务所的工作无法停止。例如，不做法律研讨，怎样从事商标代理？假如客户想拜托上专所同时评价一下几个商标的注册前景，而没有直接拜托他们申请注册，这个业务就不能接吗？再如，代理注册商标的转让，是判决书中提到的《商标代理管理方法》规则的商标代理行为之一。假如没有一定的价值评价作为根底，商标转让的协议能达成吗？

正如不能这么说：法官审案是运用法律学问和引领审讯的技巧来停止，因而，法官开庭带着长了嘴的脑袋和要敲法锤的手来就行了，而胸部以下能够留在家里；特别是不能带着屁股来审案，以免发作屁股指挥脑袋的状况。

假如商标代理机构在其学问产权咨询等效劳上运用的商标无法注册，势必给别人有意或无意地运用相同或近似标志提供时机，对这些代理机构正常的运营活动产生不用要的干扰，形成市场的紊乱。因而，从社会学的角度看，北京学问产权法院在本案中关于《商标法》第19条第4款的解释是完整错误的。

总而言之，由于“代理效劳”这一效劳称号并不存在，所以严厉的文义解释在本案中没有适用的余地。依照一审法官把学问产权咨询等都扫除在可注册效劳范围之外的认识，商标代理机构就没有资历为本人的任何运营活动申请注册商标了。

而假如依照体系解释、历史解释、目的解释和社会学解释等办法，来解释“商标代理机构除对其代理效劳申请商标注册外，不得申请注册其他商标”，这个规则就不会障碍商标代理机构在其正常业务上获得注册商标。要受理并核准上专所把“上专”商标运用在学问产权咨询、个人背景调查等效劳的注册申请，并没有去修正法律的必要。

四、结语

固然《商标法》第19条第4款“商标代理机构除对其代理效劳申请商标注册外，不得申请注册其他商标”的规则，不应构成上专所在第45类效劳上注册“上专”商标的障碍，但是这个规则特别限制了商标代理机构的注册才能，确实是不妥当的。

假定上专所是一家地道的商标代理机构，第19条第4款的适用并不存在注册申请主体上的问题，这个规则就会招致上专所在第45类效劳之外的商品或效劳上注册商标的艰难。假如上专所要在一些文具、玩具、小饰品等商品上运用“上专”商标，经过拜托加工停止消费，用于内部运用或者赠送给客户等商业推行活动，这是正常的商业行为。假如上专所愿意，也应当能够把带有“上专”商标的这些商品拿到市场上去销售。但是，由于有《商标法》第19条第4款的规则，当这些商品被拿到市场上销售之时曾经与代理效劳无关，在这些商品上的商标注册就会遇到难以克制的艰难。

第19条第4款的规则首先违犯了《巴黎条约》和《与贸易有关的学问产权协议》的请求。由于如前所述，依照这两个国际条约的规则，是一定不能以商标所运用的商品的缘由而回绝注册的。其次，这个条款关于注册才能的限制，仅限于商标代理机构，不契合法律面前人人对等的准绳。

依据国外经历，依据国外经历，要处理把申请商标注册并出卖注册商标作为一种独立的运营活动的问题，正确的办法只要一个：核准商标注册之前请求申请人提供曾经真实运用的证据。

专家简介

姚洪军，乔治。华盛顿大学法学院访问学者、中国社会科学院研讨生院经济法专业法学博士、中国人民大学法学院法律硕士、河海大学港口与航道工程专业工学学士。现为上海政法学院副教授，上海市华诚律师事务所律师(兼职)、中国学问产权法学研讨会理事。

出版专著《法析著名商标》，发表论文《取得显著性认定规范的中美比拟》、《中美处置网络效劳提供者著作权问题的比拟》、《英国数字经济法管理网上著作权侵权的尝试》等十余篇。

正在办理“小肥羊”、“MLGB”商标无效宣布案和“乔丹”商标异议案。